华文文苑

高科技專利訴訟經歷（作者朱素山/美國加州）

cng

08/31/2022

加州高等法院

《專利訴訟案是聯邦民事訴訟案，所以並非刑事案件, 一切由聯邦法官來審理》

联邦法院的专利诉讼:

诉状对诉状的回复
授权后的专利局程序案件管理会议
事实证据开示专家证据开示
权利要求解释即决判决动议
审讯准备和审前动议庭审
上诉和解

美國的專利：

美国专利是一份由被称为美国专利及商标局 (USPTO) 的联邦机构发出的文件。该文件授予专利持有人一项权利，禁止他人在美国制造、使用、销售、许诺销售或进口专利所涵盖之产品或方法，并向违反该权利的人士收取损害赔偿金。不过需要留意的是，美国专利一般不影响美国境外的活动。

虽然专利由政府机构授予，但是它们只能通过持有人自己的努力来执行。如果专利持有人(或“专利权人”)认为其他方侵犯了其专利，持有人可在美国地区法院提起专利侵权的民事诉讼。为了胜诉，专利持有人必须证明被告很有可能侵犯其专利。被控侵权人也可通过证明所主张的专利权利要求无效的方式来抗辩权利要求，例如证明权利要求所涵盖之技术在专利发明之前就已存在(该先前存在的技术被称作“先有技术”)。如果专利持有人证明侵权成立(以及被告未能证明专利权利要求无效)，则持有人可请求法院就侵权向其判授金钱损害赔偿作为补偿。在某些案件中，专利持有人还可获得旨在防止被告继续侵权的法庭命令，被称作“禁令”。或者法庭可以命令被告就任何未来的侵权活动向专利权人支付规定的金额。

诉状:

专利持有人(或是公司）向联邦地区法院递交一份被称作“诉状”的文件后，专利诉讼案件程序即开始。诉状中指明了专利持有人和被控侵权人，以及所指控被侵犯的专利。一般而言，诉状中载有对被控侵权人的侵权活动的详尽描述 (如制造或出售某一产品). 因此，在提起诉讼前，原告律师必须就被控产品或技术中各项权利要求之限制的所在开展侵权分析。签署诉状，即表示律师证明已开展过该调查。

一般而言，被告在原告诉状送达后有21天的时间做出回复，不过该截止期限常由双方议定而延长。回复一般采取两种形式中的一种: 递交“答辩书”或提交撤诉动议。

訴訟經歷:

我在半導體領域上工作了四十年，也經歷了三次公司對公司的專利訴訟案。在美國專利訴訟案非常多，由其半導體產業，專利技術多，產生很多的法律糾紛，每家公司都會面臨訴訟的情況。所以每家公司都會建立，專門研究新技術和申請半導體產業的專利部門。

十多年前，我工作的公司收到一份法院通知文件，我們的公司被另外一家公司起訴，原因是在我們的產品中使用他們的專利技術，公司高層馬上招開會議，因為在21天內要回復法院，，對訴訟狀的回覆。公司決定選擇對專利官司比較有經驗的律師事務所來代表公司出庭。在十多年前著名律師的收費是在每小時500到600元。律師從外地來到，交通，會議，回復信件，找尋資料，任何有關這訢訟案件，都會計算時間，而向公司收費。律師選擇確定後, 就開始同律師簽署合作備忘錄和費用的同意書。大律師下面有好幾位小律師，準備法院開庭的資料和準備好有關案件的資料。公司高層要提供完整資料給律師在產品的制造過程中，沒有侵犯任何公司的專利。公司也準備好對外還是對內的資訊，因為對方會要求呈上法庭。

因為是關於制造過程上的技術訴訟，所以，有關技術的詳細內容要解釋給律師，讓他們了解到制造過程詳細的資料。

雙方都有工程師和技術人員出庭作證，作證時，雙方律師和速紀員在場就可以作證。如果如果作證人士的英语能力有限，或听觉困难，务必告诉律師，向法院的 ADA 协调员，以便他们确保为您提供适当的传译员。( 务必在庭审日期前至少 1 周提出请求。)

作證:

當技術人員作證時，對方律師會提出問題，等問題提出后，10秒鐘後才能回答，因為，代表自己的律師團會提出抗辯，如果認為這個問題同本案無關。如果抗辯有效，就可以不必回答問題。多數技術人員都會帶上設計圖紙等。整個出庭作証都由專業攝影師拍下，用來給法官詳細了解專利的證據內容等。美國的律師是非常專業的人士，他們的想法和邏輯的解釋都使我們佩服。公司也準備好所有出庭作證的人員，又同律師團做出庭作證前的預備練習，反復硏究所提供的資料去證明沒有侵犯專利權。出庭作證後，如果自己的律師認為，還需要再一次，增加一些証據，工程師或是技術人員都會再次出庭作證的。通常專利訴訟案，都會超過一年後，法官才能做判決。

判決前：

我們出庭作證時,因為我們準備很完整的技術證據，給法官詳細了解我們沒有侵權，加上律師團的回應非常有道理，對方律師團感覺這個訴訟嬴面不大，主動提出庭外和解，雙方律師達成協議，就免了很多金錢上的賠償。

結論:

這證明我們沒有侵犯專利權。公司同仁的努力得到的。大家都很興慰。這也是我的人生的重要經歷，所以我們在創新的領域上，我們都會去研究一下，在這方面的專利，盡量不去侵犯他人的發明專利。所以後期公司面臨專利訴訟案就比較少。世界每天都在進步中，新的技術，新的產品源源不斷的出現，所以專利技術也是越來越多。如果一定要用到他人的專利技術，我們都同當事人或是公司協議,付專利費用也可以的。一般來說是做好一個產品付多少專利費（大約是几分美元到几美元，由雙方協商達成的）

專利訴訟的經驗:

聘请好的律师

据不完全统计，美国数百起专利案件中仅胜诉案件补偿对方律师费平均达到了120万美金。因此，专利诉讼中律师费是一笔很大支出。

美国律师事务所往往按小时收费，根据律所规模大小的不同，费用从500美元每小时到800美元每小时不等。建议选择律师事务所的时候遵循以下原则：

有谙熟知识产权诉讼业务并具备相应技术背景的律师；

最好有律师曾经在本案法官前出过庭。

2. 聘请技术、专利法和财务专家证人团队

在美国的知识产权案件尤其是专利案件中，原被告双方都要聘请专家证人。专家包括技术专家、专利法专家和财务专家。专家证人的聘请由原被告自行解决，法院一般不予干涉。专家证人受聘后，要向对方提交专家报告，并要接受对方律师对专家报告以及证人本人的讯问。专家证人大多数情况下还要出庭作证。专家证人按小时收费，每个专家证人的小时费从100美元至400美元不等，每个专家证人的费用也从几万到几十万美元不等。因此专家证人的费用在诉讼中是一个非常庞大的数字。

技术专家一般是案件所涉及专利技术领域的学者或专家。他们的作用是对专利的有效性，以及是否侵权提出意见。被告应当在诉讼开始时就与律师一起寻找技术专家。有些技术专家本人就有可能见过或者发表过可以使专利无效的公知技术，所以好的技术专家对胜诉有非常大的作用。

财务专家要在假设侵权成立的情况下，证明赔偿额的多少，一般是由有财务背景的公司担任。原告的专家要证明原告的损失是多少，被告的盈利是多少，或者在假想谈判中，原告会向被告收取多少权利金、许可费或者入门费。

被告的专家则要用多种财务数字或者经济指针作为证据，来证明赔偿额微乎其微，或者没有。

因此，一个好的财务专家能够帮助被告极大地减少赔偿。

专利法专家在诉讼中主要解释相关法律问题和发现专利授权过程中问题. 主要作用是确定专利保护范围，特别是如果所涉及专利的申请过程中有过很多次的程序上和实体上的补正情况，就有可能有必要聘请专利法专家，对于专利申请、审查程序的正当与否进行证明，并确定最恰当的专利保护范围，防止对权利要求保护范围作出过大解释。

3. 主张非故意侵权

美国的专利法对于故意侵权规定了法定的三倍赔偿额并附加律师费。

由于一般专利案件的赔偿额和律师费本来已经很高，所以三倍赔偿是非常重的惩罚。

要避免这种高额赔偿，首先是由律师出具不侵权或者专利无效的法律意见。如果被告在被指控侵权前花钱请律师对产品作了分析，对有关专利进行了彻底调查，这样的书面法律意见就会使故意侵权不攻自破，因此提前咨询意见非常重要。

一般一份不侵犯专利权的书面法律意见或者专利权无效的法律意见花费约2-6万美元，但几乎所有的新产品开发者都不得不这样做。诉讼开始前不做足功课，如果官司打到赔偿阶段，就很难避免惩罚性赔偿。

4. 尽量达成和解，将损失降到最低

如果律师初步分析后认为产品侵权，而专利无效的证据并非确凿，就应该停止侵权活动或与对方达成一个授权许可。在正式起诉前，是双方最容易达成协议的时候。如果谈判仍谈不拢，公司往往会起诉，但不送达，将起诉书副本寄给被告作为最后通牒。

在这个阶段，公司往往已经使用了相当可观的律师费，被告在赔偿费数额上的少量妥协会导致谈判成功。

5. 如果胜诉，要求对方承担律师和证人费用

尽管在一般民事诉讼中，胜诉的一方是不可以向法院要求补偿律师费的，但专利案件是个例外。根据最新的判例，联邦法院为减少专利流氓的恶意诉讼，做出了大量让败诉方承担胜诉方律师费和诉讼费用的判决。如果获得不侵权的判决，被告就应当主张对方承担律师和证人费用，就可以将损失降低到最低。

6. 最后的一点，就是坚持自己的观点并通过律师说服法官采纳自己的主张。